En su sentencia de 20 de octubre de 2017 (asunto Escitalopram) el TS confirma que una patente farmacéutica de procedimiento, solicitada antes de la entrada en vigor del ADPIC en España pero concedida y validada después como de procedimiento, no puede ampliar su protección patente de producto por la vía de la traducción revisada de las reivindicaciones recogida en el art. 70.4 CPE.
El asunto ha enfrentado durante más de cinco años a la sociedad danesa Lundbeck A/S y diversos fabricantes de genéricos en España del principio activo (patente ES 2.068.891) escitalopram, un ansiolítico y fármaco contra la depresión. La sociedad danesa solicitó el 1 de junio de 1989 una patente farmacéutica ante la Oficina Europea de Patentes (EPO) con tres juegos de reivindicaciones: una de producto, una específica para Grecia y otra solo de procedimiento para España (esta última por motivo de la reserva al Convenio de Patente Europea – art. 167.2 a) – que diversos países, entre ellos España, hicieron a la protección de patentes farmacéuticas de producto, en vigor hasta el 7 de octubre de 1992).
La patente fue concedida en 1995 y siguiendo la Comunicación del Presidente de la OEP de 13 de mayo de 1992 que incluía una recomendación específica para los países del ar. 167.2 a) CPE, validada en España como patente de procedimiento.
En 2003 Lundbeck solicitó una autorización de comercialización del producto Escitalopram y a la vez, el certificado complementario de protección al amparo – entonces en vigor – del Reglamento (CEE) nº 1768/92, reglamento que debemos recordar que en España entró en vigor en el año 1998, toda vez que desde 1992 ya era posible obtener una patente de producto. El CCP concedería a Lundbeck cinco años de extensión de la protección de la patente (ie 1 de junio de 2014) pero solo en lo relativo al procedimiento, razón por la cual y haciendo uso de la facultad de presentar una traducción revisada de las reivindicaciones, presentó a la OEPM un nuevo juego de reivindicaciones de producto en 2006. Esta nueva traducción – a pesar del rechazo inicial de la OEPM – fue finalmente publicada en ejecución de la sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 16 de septiembre de 2011.
Sin embargo y pese a la postura mantenida por Lundbeck, su CCP no podía alcanzar la protección al producto más allá de que este resultase ser el resultado del procedimiento inicialmente patentado (extremo que todas las demandadas negaron y así se confirmó en sendas instancias pues el procedimiento de fabricación del Escitalopram era en todas ellas, diferente al de la patente). En efecto, la postura del Supremo en la sentencia resulta muy clara. Puesto que Lundbeck tuvo oportunidad de validar en su momento en España la patente como de producto – aunque no tuviera efectos en aquel momento – pero lo hizo solo en relación del pliego de reivindicaciones de procedimiento, perdió una oportunidad que no puede considerarse subsanada con posterioridad: “reconocida en España una patente de procedimiento, como consecuencia de que al tiempo de la solicitud regía la reserva respecto de las patentes de producto farmacéutico, el acuerdo ADPIC no legitima para extender la protección de aquella patente a la invención del producto farmacéutico.”.
