Recientemente la OEPM ha publicado el “Manual Informativo sobre Prueba de Uso un nuevo medio de defensa” que como bien indica el título analiza el trámite de prueba de uso puesto a disposición del solicitante de una marca o nombre comercial, como medio de defensa, para los casos en los que su solicitud ha sido impugnada por una marca anterior.
En estos casos, el solicitante ya puede exigir que el oponente demuestre el uso efectivo del signo con el que se opone. Si no lo prueba, la oposición en base a ese signo no será tenida en cuenta.
La prueba de uso se regula en la Ley de Marcas (artículo 21) y el Reglamento para su ejecución (artículos 21 bis y 22)
La posibilidad de solicitar prueba de uso en el procedimiento de oposición afecta a aquellas solicitudes de registro presentadas a partir del 1 de mayo de 2019 (inclusive) que reciban una oposición basada en signos anteriores que lleven registrados más de cinco años,
La propia Ley de Marcas indica que el uso de la marca debe ser efectivo. Ello supone debe ser suficiente para cumplir con su función esencial indicadora del origen empresarial: distinguir los productos y/o servicios para los que se concedió.
No será suficiente con que el uso de la marca pueda considerarse probable o creíble, sino que es preciso que se aporte la prueba de dicho uso para lo que el oponente debe acreditar con su prueba cuatro factores: lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso respecto de los productos y servicios en los que se base su oposición y para los cuales se encuentre registrada la marca anterior siendo necesario que dicho uso vega siendo realizado “tal y como se encuentra inscrita en el Registro”.
La OEPM deberá tener en cuenta todas las circunstancias concurrentes en el caso concreto valorar la prueba en su conjunto
Por otro lado, el uso aparente, es decir, aquel que no tienda a cumplir la función indicadora del origen empresarial no será considerado, en ningún caso, suficiente.
En cuanto a las causas justificativas para la falta de uso, se considerarán como tales aquellas que sean independientes de la voluntad de su titular y que impidan absolutamente el uso y , a su vez, no serán causas justificativas de la falta de uso las complicaciones económicas o financieras; el tiempo necesario para proceder al lanzamiento; negociaciones para ceder el signo a un tercero ni, el hecho de que se haya interpuesto una demanda de nulidad de la marca anterior sobre la que se basa la oposición
Por lo que se refiere al trámite especifico, la petición de la prueba de uso debe realizarse dentro del período improrrogable de un mes desde la publicación del suspenso y puede hacerse de forma independiente o junto con las alegaciones.
A su vez, el oponente deberá aportar la prueba (en castellano o con la correspondiente traducción) dentro del plazo de un mes desde la publicación de la petición de prueba de uso y, finalmente el solicitante dispondrá de un mes desde la publicación de la remisión de la prueba de uso para presentar sus alegaciones frente a la misma. Con independencia de que se hayan aportado pruebas y alegaciones o no la OEPM procederá a resolver la solicitud.
